DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Tribunale di Roma: utilizzo illecito di marchio per vendita NFT.
Con una delle prime pronunce di un tribunale italiano in materia di marchi e NFT il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso cautelare della Juventus Football Club S.p.A. ordinando il blocco della produzione e vendita non autorizzate di NFT riproducenti i marchi Juve, tutelati anche nel mondo del gaming virtuale, del metaverso e su Blockchain.
La società Blockeras S.r.l. aveva prodotto e commercializzato alcuni NFT riproducenti l'immagine del calciatore Vieri che indossava la maglia della Juventus. Gli NFT riproducevano sia marchi denominativi che design (la maglia a strisce bianconere) della società calcistica: tutti asset IP protetti per la tutela dei quale la Juventus Football Club S.p.A. ha fatto appunto ricorso.
La decisione è fra le prime in cui un tribunale italiano si pronuncia sulla tutela dei marchi nel metaverso. Tra l'altro la Corte romana ha riscontrato il periculum in mora principalmente nel fatto che tali NFT continuavano ad essere rivenduti sui vari marketplace e sulla non agevole quantificazione futura del danno.
Ma l'ordine cautelare con il quale il giudice ha inibito l’ulteriore produzione e commercializzazione dei beni immateriali associati agli NFT (che ne certificano i diritti) e ordinato di ritirare dal commercio e rimuovere da ogni sito internet NFT e i contenuti digitali ad essi associati molto difficilmente può trovare corretta esecuzione, per come funziona la tecnologia. Difatti, ritirare dal mercato prodotti digitali quali gli NFT che per loro natura e correlazione con la blockchain appaiono essere ineliminabili e virali nella trasmissione da un account ad un altro (di cui spesso si conosce solo il nome di fantasia associato al wallet) appare impossibile.
Difatti come segnalato dall'Avv. Chiara Arena nel suo articolo "La prima ingiunzione italiana in materia di NFT in violazione di marchi notori di terzi: soluzioni e nuovi problemi concreti" (fonte: qui):
"Un NFT, non è come un oggetto presente in una fiera commerciale che può essere facilmente oggetto di sequestro dalla Guardia di Finanza, ma una volta “mintato”, ovvero creato e inserito all’interno della blockchain, è trasferibile ma non concretamente eliminabile dal reticolo interconnesso tipico di questa struttura tecnologica. Solo di recente alcune piattaforme di marketplace di NFT hanno iniziato a collaborare non per la distruzione degli NFT illeciti, impossibile anche a loro, ma con la “cancellazione” o comunque la disabilitazione all’accesso al pubblico alle proprie pagine internet che rappresentano il contenuto digitale degli NFT contestati. Ma nulla impedisce ai proprietari dei “portafogli di NFT”, meglio noti come wallet di trasferire il proprio NFT su un'altra piattaforma o di ricaricarlo, sempre che non intervenga un auspicato meccanismo di notice and stay down della medesima piattaforma che aveva già provveduto alla prima disabilitazione.
Inoltre, non è chiaro se il riferimento al controllo diretto e/o indiretto del sito ospitante l’NFT o il contenuto digitale possa estendersi per l’appunto agli account che già hanno comprato almeno un NFT in contraffazione e che lo rimettano in vendita, dal momento che quella pagina della piattaforma di marketplace non sembra più essere in correlazione con il creatore originario dell’NFT.
Forse, alcune soluzioni concretamente prospettabili per una riduzione del danno tendente alla sua eliminazione, sarebbero il riacquisto di tutti gli NFT da parte della soccombente – potendo la soccombente ricostruire i passaggi di proprietà – seguito da disabilitazione, nonché, nel caso in cui ciò non funzionasse, la richiesta, mediante apposita procedura interna o diffida alle varie piattaforme di marketplace coinvolte, di disabilitazione all’accesso del contenuto e dell’NFT, giustificato da un messaggio che ne illustri brevemente le ragioni in presenza di un ordine cautelare dell’Autorità Giudiziaria".
La società Blockeras S.r.l. aveva prodotto e commercializzato alcuni NFT riproducenti l'immagine del calciatore Vieri che indossava la maglia della Juventus. Gli NFT riproducevano sia marchi denominativi che design (la maglia a strisce bianconere) della società calcistica: tutti asset IP protetti per la tutela dei quale la Juventus Football Club S.p.A. ha fatto appunto ricorso.
La decisione è fra le prime in cui un tribunale italiano si pronuncia sulla tutela dei marchi nel metaverso. Tra l'altro la Corte romana ha riscontrato il periculum in mora principalmente nel fatto che tali NFT continuavano ad essere rivenduti sui vari marketplace e sulla non agevole quantificazione futura del danno.
Ma l'ordine cautelare con il quale il giudice ha inibito l’ulteriore produzione e commercializzazione dei beni immateriali associati agli NFT (che ne certificano i diritti) e ordinato di ritirare dal commercio e rimuovere da ogni sito internet NFT e i contenuti digitali ad essi associati molto difficilmente può trovare corretta esecuzione, per come funziona la tecnologia. Difatti, ritirare dal mercato prodotti digitali quali gli NFT che per loro natura e correlazione con la blockchain appaiono essere ineliminabili e virali nella trasmissione da un account ad un altro (di cui spesso si conosce solo il nome di fantasia associato al wallet) appare impossibile.
Difatti come segnalato dall'Avv. Chiara Arena nel suo articolo "La prima ingiunzione italiana in materia di NFT in violazione di marchi notori di terzi: soluzioni e nuovi problemi concreti" (fonte: qui):
"Un NFT, non è come un oggetto presente in una fiera commerciale che può essere facilmente oggetto di sequestro dalla Guardia di Finanza, ma una volta “mintato”, ovvero creato e inserito all’interno della blockchain, è trasferibile ma non concretamente eliminabile dal reticolo interconnesso tipico di questa struttura tecnologica. Solo di recente alcune piattaforme di marketplace di NFT hanno iniziato a collaborare non per la distruzione degli NFT illeciti, impossibile anche a loro, ma con la “cancellazione” o comunque la disabilitazione all’accesso al pubblico alle proprie pagine internet che rappresentano il contenuto digitale degli NFT contestati. Ma nulla impedisce ai proprietari dei “portafogli di NFT”, meglio noti come wallet di trasferire il proprio NFT su un'altra piattaforma o di ricaricarlo, sempre che non intervenga un auspicato meccanismo di notice and stay down della medesima piattaforma che aveva già provveduto alla prima disabilitazione.
Inoltre, non è chiaro se il riferimento al controllo diretto e/o indiretto del sito ospitante l’NFT o il contenuto digitale possa estendersi per l’appunto agli account che già hanno comprato almeno un NFT in contraffazione e che lo rimettano in vendita, dal momento che quella pagina della piattaforma di marketplace non sembra più essere in correlazione con il creatore originario dell’NFT.
Forse, alcune soluzioni concretamente prospettabili per una riduzione del danno tendente alla sua eliminazione, sarebbero il riacquisto di tutti gli NFT da parte della soccombente – potendo la soccombente ricostruire i passaggi di proprietà – seguito da disabilitazione, nonché, nel caso in cui ciò non funzionasse, la richiesta, mediante apposita procedura interna o diffida alle varie piattaforme di marketplace coinvolte, di disabilitazione all’accesso del contenuto e dell’NFT, giustificato da un messaggio che ne illustri brevemente le ragioni in presenza di un ordine cautelare dell’Autorità Giudiziaria".
